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2016年美國重要專利判例大全(五完結&彩蛋)

Global一IP一Update2020-07-07 06:45:51

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Global IP Update ? ?文|Global君


C. 專利執行(Enforcement)


C4. 故意侵權和加重賠償


C4-1.?Halo Electronics, Inc. v. Pulse Electronics, Inc., and Stryker Corp. v. Zimmer, Inc


Halo Electronics Inc. v. Pulse Electronics Inc.案以及Stryker Corporation et v. Zimmer Inc.案(下面簡稱Halo案和Stryker案)。


Halo案的背景源于Halo公司對Pulse公司發起的專利侵權訴訟。兩家公司都是提供電子元器件的公司,早在2002年,Halo公司就曾經發信給Pulse要求進行專利授權許可,但是Pulse公司的工程師認為Halo的專利是無效的因此拒絕了其許可請求,并繼續制造和銷售相關的產品。2007年,Halo將Pulse告上法庭。地院階段,陪審團認定Pluse公司的侵權行為成立,并且認為有很大的可能性屬于故意侵權,但是地院的法官拒絕根據美國專利法第284條對Pulse判罰加重賠償金,理由是Pulse公司的抗辯并非屬于「客觀上沒有依據(objectively baseless)」或是「虛假(sham)」,也就是說不滿足Segate標準中的第一個條件。Halo不服上訴到美國聯邦巡回上訴法院(CAFC),但是CAFC維持了地院法官的判決。Halo再次上訴到美國最高法院。


Stryker案的背景源于Strykr公司在2010年起訴Zimmer公司,兩家公司的主要銷售產品都是外科整形用的傷口沖洗器。地院階段陪審團認定Zimmer公司故意侵犯Stryker公司的專利,并由此判決賠償金7000萬美金,而地區法院將賠償金提高至7610萬美金,并且認為Zimmer的故意侵權行為特別惡劣:證據顯示Zimmer公司的高管幾乎是指示要求研發團隊對Stryker公司的產品進行仿照以快速搶占市場。因此地院適用了美國專利法第284條中關于加重賠償的規定,最終判處的賠償金高達2.28億美金。


Zimmer公司不服上訴到CAFC,CAFC認同地院關于故意侵權的判斷,但是卻撤銷了加重賠償判罰的部分,理由是Zimmer在地院階段提出了「合理的抗辯(reasonable defenses)」,因此加重賠償的判決并不滿足Seagate標準。


那么,什么是Seagate標準呢,Seagate標準是2007年CAFC在In re Seagate案中,對美國專利法第284條中關于加重賠償的適用做出的規定。Seagate標準具體分為兩個部分,只有當同時滿足兩個部分的要求,則被告的行為才能被認定為故意侵權,而在此基礎之上,地院的法官才可以行使裁量權,來決定是否提高賠償金的額度。


Seagate標準的這兩個部分包括:第一部分,專利權人必須以清楚且具有說服力的證據(clear and convincing evidence)來證明“盡管客觀上該行為很可能侵犯有效的專利,但是被訴侵權者仍然實施了該行為”(the infringer acted despite an objectively high likelihood that its actions constituted infringement of a valid patent)。這一部分又被稱為“客觀魯莽(objectively reckless)”,在證明“客觀魯莽”的過程中,不但需要比證據優勢標準(preponderance of evidence)要求更高的“清楚且具有說服力”證據標準,而且被訴侵權者的主觀想法(state of mind)此時不應該在考慮的范疇之內。


第二部分,在證明上述“客觀魯莽”存在的基礎上,專利權人還必須證明被訴侵權者“明知或者應該知道”侵權風險的存在。這一部分又被稱為“主觀因素(Subjective Prong)”,證明“主觀因素”的證據標準也必須是“清楚且具有說服力”的證據。


而在實際的專利訴訟中,Seagate標準的存在使得專利權人陷入極為艱難的境地,特別是證明“客觀魯莽”的部分,只要被訴侵權人在訴訟進行中“針對專利有效性或者不侵權”提出了實質的質疑(substantial question),就不會被認定為“客觀魯莽”,即便其在侵權行為發生時并沒有做出任何有意義的抗辯或者聲明。


另外,即使在地院階段,專利權人費了九牛二虎之力滿足了Seagate標準,地院法官也判處了三倍賠償。在上訴的時候 ?,CAFC又會對針對加重賠償的部分適用“三重審查標準”。第一,針對Seagate標準第一部分的“客觀魯莽”問題,CAFC將采取“重新審理(reviewed de novo)”審查標準;第二,針對Seagate標準第二部分的“主觀因素”因為,CAFC將采取“實質證據(substantial evidence)”審查標準;第三,就最終是否應該提高賠償金,CAFC將采取“濫用裁量權(abuse of discretion)”審查標準。


由上可見,在Seagate標準之下,專利權人想要最終獲得加重的賠償金,可謂“困難重重”。正是在這個背景之下,上述兩個案子的原告Halo公司和Stryker公司才將這一問題上提到美國最高法院,要求最高法院重新審視Seagate標準的合理性。


2016年6月,美國最高法院針對合理審理的Halo案和Stryker案做出判決意見書,否定了Seagate標準,認為在加重賠償問題上,應該給予地區法院足夠的裁量權,此外還認為在此過程中專利權人的舉證標準也應該放寬。


美國最高法院的意見要點大體可以分成三點:


(1) 無需“客觀魯莽”,主觀故意即可。最高法院首先認可了美國專利法第284條規定的加重賠償的確應該適用于“惡劣的侵權行為(egregious infringement behavior)”。然而認為針對何為“惡劣”,Seagate標準顯得過于僵化,嚴重的妨礙了地區法院的法定裁量權。Seagate標準中的“客觀魯莽”的標準有著太多的限制,從而使得有一些故意侵犯專利的侵權人并沒有得到應有的懲罰,最高法院甚至直接將此類侵權人稱為“強盜(pirate)”。


最高法院提到了2014年的Octance fitness案,雖然那個案子討論的是專利法第285條關于在“例外情況下”判決敗訴方支付對方律師費的問題,但是在判斷標準上和Seagate標準有一定的類似性。過去法院對第285條的適用也要求客觀和主觀兩個要件都需要滿足,而在Octance fitness中最高法院消除了其中的客觀標準,認為只要有主觀故意,就可以判決敗訴方支付律師費。同樣的道理,對于加重賠償的適用只要有主觀上的故意即可,無需證明其有“客觀魯莽”行為。


而且最高法院還指出了Seagate標準的一個重要缺陷,就是允許被訴侵權人在訴訟中提出合理的抗辯,而即使被訴侵權人在侵權時根本沒想過這個抗辯,只要在訴訟中提出就可以逃脫加重賠償的懲罰(即使訴訟中的抗辯沒有成功),這顯然是不合理的。因此,第284條的適用應該回歸到地區法院的裁量權,地院應該考慮每一個案子的具體情況來決定是否提高賠償金。


(2) 適用“優勢證據”舉證責任標準。最高法院認為在認定故意侵權行為和加重賠償時,專利權人所應該負有的舉證責任只需達到“優勢證據”標準即可,這是因為在一般專利侵權案件中舉證責任就是“優勢證據”標準,最高法院并不認為對第284條的適用需要提升這一標準。最高法院還再次提到了Octane fitness案,該案對律師費判罰的舉證標準曾經也是“清楚且具有說服力”標準,但是這個做法在2014年被最高法院推翻,同樣降低到“優勢證據”標準。


(3) 上訴時采用“濫用裁量權”審查標準。對于當地院判罰了加重賠償,上訴階段應該采取何種審查標準的問題,最高院也否定了目前CAFC的做法,認為既然第284條將加重賠償金的裁量權賦予了地院,那么上訴法院對于地院裁量權的審查不需要細分為多個部分,一并采取“濫用裁量權”審查標準即可。這也和最高法院在2014年在Highmark一案中對“律師費判決”問題給出的意見相一致。


Tips from Mr. Global:?美國最高法院在Halo案中明確推翻了原先針對故意侵權加重賠償的Seagate標準,在很大程度上降低了專利權人獲得加重賠償金的門檻。總結來說,對故意侵權和加重賠償的問題,地區法院有了更大的裁量權,而被告也不能在侵權行為發生之后,于訴訟中再行提出合理抗辯以逃脫責任。可以預見的是,在新的標準之下,未來美國專利侵權訴訟中故意侵權和三陪賠償的判決將越來越多。



C5. 專利權用盡


C5-1.?Lexmark International, Inc. v. Impression Products, Inc


Lexmark是美國生產打印機和打印機墨盒的知名廠商,其出售的墨盒分成兩種,一種是正常使用型墨盒,另一種是更加便宜的回收型墨盒,Lexmark明確告知消費者這種回收型墨盒只能一次使用(singleuse)而且不得轉售(noresale),而為了保證一次使用的效果,Lexmark還在墨盒中安裝了一個控制芯片。

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本案的被告Impression Products公司卻直接向消費者回收使用過的墨盒并在美國境內轉售,并利用第三方公司更換Lexmark安裝在墨盒中的芯片。其中,Impression收購的墨盒有兩種,一種是Lexmark在美國境內出售的回收型墨盒,而另一種是Lexmark在美國境外銷售的正常使用型墨盒和回收型墨盒,并將它們進口到美國重新銷售。

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于是,Lexmark在美國聯邦地院起訴Impression的銷售行為構成專利侵權。Lexmark認為,(1)針對第一種Lexmark在美國境內出售的回收型墨盒,由于銷售時已經明確禁止轉售,根據美國最高法院在Mallinckrodt案中的意見,這種情況下將不受到專利權用盡的限制,侵權行為成立;(2)針對第二種Lexmark在美國境外銷售的正常使用型墨盒和回收型墨盒,由于美國最高法院在Jazz Photo案中的判例已經明確了“專利權用盡屬于國內用盡,而非國際用盡internationalexhaustion”的規則,因此侵權行為也是成立的。


針對Lexmark的起訴,Impression也提出了兩點抗辯:(1)美國最高法院在QuantaComputer, Inc. v. LG Elecs., Inc中已經推翻了Mallinckrodt案中的意見,認為專利權人的售后限制條件并不影響專利權用盡的適用;(2)美國最高法院在Kirtsaengv. John Wiley & Sons, Inc案(著作權案件)中也已經認為著作權應該使用國際用盡原則,這種原則理應也適用于專利權。

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原被告雙方各自引用最高院的案例,可謂針鋒相對,不過這也是無奈之舉,因為和著作權法不同,美國專利法的條文中并沒有明確規定專利權用盡原則,所以只能依靠判例來說事。

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聯邦地院的判決最終是各打一板。針對第一個問題,地院支持了被告Impression,認為售后限制條件確實不應該影響專利權用盡的適用,在第二個問題上,地院則站在了原告Lexmark這一邊,認為Kirtsaeng案的見解僅僅適用于著作權案件而不應該延及專利案件。

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Lexmark不服上訴到CAFC,由于本案涉及多個最高法院判例,CAFC二話不說就直接送到全席審理(enbanc),2016年2月,CAFC給出最終判決意見,支持了原告的訴求。

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CAFC首先指出,在本案中Lexmark并沒有授權第三方,而是自己在美國境內和境外銷售墨盒產品,并在銷售時清楚的表達了禁止購買者再次使用和轉售行為的意思。因此,本案適用美國最高法院在Mallinckrodt案中樹立的規制,即銷售者制定的合法的(lawful)的授權條款來限制被授權人,以保留其后續追究侵權責任的權利,這是被允許的,換句話說,此時不受到專利權用盡的限制。對于被告給出的關于Quanta案的抗辯,CAFC指出在Quanta案中,專利權人(LG)并不是直接生產和銷售侵權產品,而是將專利權授權給其他公司(Intel),再由該公司生產和銷售,兩案情況不同,因此Quanta案和Mallinckrodt案的見解并不矛盾。

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其次,對于專利權用盡屬于國內用盡還是國際用盡的問題,CAFC認為Jazz Photo案仍然是有效的判例。換句話說,如果專利權人在美國境外銷售產品,并沒有授權購買者可以進口該產品到美國銷售的權利,那么這些進口銷售行為仍然構成侵權。對于Kirtsaeng案,CAFC同意地院的觀點,認為該判例僅適用于著作權案件。美國著作權法第109條(a)明確規定了著作權用盡原則,但是專利法并沒有。


Tips from Mr. Global:?單從本案CAFC的見解來看,關于專利權用盡的問題,美國與其他國家所持的觀點大相近庭,無論是專利法條文相關部分的缺失還是國內用盡原則。此外,專利權人在銷售時可以附加一定的限制,這也和權利用盡的初衷向左。也正是由于這些原因,對本案的判決業內頗有一些不同的聲音。不過,2017年伊始,美國最高法院已經同意重審本案,希望能在上述問題上有更加清晰和令人信服的見解。



我是彩蛋:

知道某些人沒時間看長文,所以用幾句話看完2016年美國重要專利判例:


軟件專利終于漸有生機(Enfish等);

IPR繼續“殺手本色” (Cuozzo);

PTAB依然大權在握(Cuozzo)

律師特權惠及專利代理(Inre QUK)

外觀設計回歸初心(Samsung vs Apple)

加重賠償變得更容易(HaloStryker)

專利用盡僅僅止于國內(Lexmark);


Over。



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