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美國專利權用盡原則的研究 ———從Lexmark案切入

華政東方知識產權2020-06-24 15:57:38

編者按

專利權用盡原則是對專利權人所享有的權利的一種限制。在美國,該原則經歷了一個漫長的發展過程。日前,美國最高法院關于Lexmark案的最新判決,對長期以來模糊的附條件銷售問題以及專利權用盡是國內用盡還是國際用盡的問題給予了明確的答復:售后限制條款不能排斥專利權用盡原則的適用,專利權用盡堅持國際用盡的原則。我國對專利權用盡的范圍采國際用盡原則,但對于售后限制條款問題的研究鮮有涉及,Lexmark案對該問題的探討對我國司法實踐具有一定啟示作用。

一、案件背景

被告Lexmark International, Inc.(以下簡稱Lexmark公司)是一家設計、制造并銷售打印機墨盒的公司,其設計制造的墨盒在美國境內及境外都有銷售。Lexmark公司擁有許多專利,包括這些墨盒的組件和使用的方式。當Lexmark公司銷售墨盒時,它給消費者提供了兩種選擇:一種選擇是全價購買墨盒,不附加任何限制(正常使用型[1]);另一種選擇是通過Lexmark公司的“回收程序”(Return Program)購買的墨盒,價格上有優惠。為了以更低的價格買到墨盒,通過“回收程序”購買墨盒的客戶必須簽署一份合同,即同意只使用一次且不將墨盒轉售給除了Lexmark公司之外的其他人(回收型[2])。

一些再制造(remanufacture)公司收購空的Lexmark墨盒,包括從通過回收程序購買墨盒的美國消費者手中收購之后,再用墨粉重新填充,然后再轉售。他們也從境外消費者手中收購Lexmark墨盒,進口到美國之后重新填充再轉售。Lexmark公司起訴了包括上訴人Impression Products, Inc.,(以下簡稱Impression公司)在內的一些再制造商,認為它們侵犯了兩組墨盒的專利權:第一組是Lexmark公司在美國境內銷售的回收型墨盒。Lexmark公司指出,由于它明確禁止了這些墨盒的重復使用和轉售,因此Impression公司在翻新和轉售時侵犯了Lexmark公司的專利權;第二組是Lexmark公司在境外銷售卻由Impression公司進口至美國境內的所有墨盒。Lexmark公司聲稱,它從未授權任何人進口這些墨盒,因此,Impression公司此舉已經侵犯了它的專利權。

Impression公司認為Lexmark公司在美國境內和境外的銷售行為已經窮竭了其在墨盒上的專利權,所以Impression公司可以自由翻新和轉售,并且如果在美國境外獲得該墨盒,也可自由進口至境內。基于此,Impression公司動議駁回Lexmark公司的起訴。

地方法院同意撤銷境內回收型墨盒這一動議,但拒絕撤銷在境外銷售的墨盒的動議。隨后,聯邦巡回法院對這兩組墨盒進行了裁決。從在國內銷售的回收型墨盒開始,聯邦巡回法院認為專利權人可以出售一樣物品的同時保留執行的權利,通過專利侵權訴訟,明確地傳達對售后使用或轉售的合法限制。

由于Impression公司知道Lexmark公司的限制條款,而這些條款沒有違反任何法律,Lexmark公司的銷售行為沒有耗盡其專利權,所以它可以起訴Impression公司侵權。至于Lexmark公司在境外銷售的墨盒,聯邦巡回法院認為,當專利權人在境外銷售產品時,這一行為不會窮竭該產品上的專利權。因此,當Impression公司進口Lexmark公司在境外銷售的墨盒時,Lexmark公司可以對此起訴侵權。


二、爭議焦點

該案的爭議焦點在于:一、專利權人在合同中明確約定的“只能一次使用且不得轉售”的限制條款能否保留自己的權利?即售后限制條款能否限制專利權用盡?二、在國外銷售專利產品能否用盡在美國的專利權?即專利權用盡是否包括專利權國際用盡?[3]

針對爭議焦點一,Lexmark公司認為,因其已經在銷售時明確告知消費者限制條件:只能一次性使用且禁止轉售,根據美國聯邦巡回上訴法院(以下簡稱巡回法院)在Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. 案中的意見,此種情形符合專利權用盡的售后限制,所以Impression公司收購墨盒、重新填充的行為構成專利權侵權;針對爭議焦點二,Lexmark公司認為專利權用盡原則屬于國內用盡而非國際用盡,所以Impression公司從海外進口墨盒的行為也構成專利侵權。

Impression公司的抗辯意見有兩點:一、美國最高法院對Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. [4]案的判決已經推翻了Mallinckrodt案的判決,認為附加售后限制條件并不影響專利權用盡原則的適用;二、美國最高法院在Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.[5],?案中認定根據美國《版權法》,受版權保護的作品在美國境外銷售的時候,權利人在美國境內的版權窮盡,這一原則也應適用于專利權。

本案經過地方法院審理,Lexmark公司不服地方法院的判決又上訴至巡回法院,巡回法院認為無論是附加售后限制條件還是境外銷售專利產品,都不會導致專利權用盡。最終,本案上訴至美國最高法院,2017年5月30日,最高法院作出推翻巡回法院的判決。


三、最高法院判決理由

美國最高法院的判決實際上是從兩方面探討了專利權用盡的問題:一是附條件銷售是否限制專利權用盡原則的適用,答案是否定的。最高法院認為專利權人在銷售時是否有明確禁止轉售或者其他限制條款,并不影響專利權的用盡,產品銷售后的限制可以用合同法來約束,而不是通過專利侵權訴訟來解決;二是專利權用盡原則是否是國際用盡,答案是肯定的。


(一)附條件銷售

Lexmark公司在美國境內銷售的回收型墨盒上的專利權已窮竭。專利權人出售產品的決定即窮竭了該產品上的所有專利權,無論專利權人施加了何種限制。因此,即使Lexmark公司與消費者之間的合同限制條款在《合同法》下是明確的、可強制執行的,限制條款也無法讓Lexmark公司將其專利權保留在出售的產品中。

1.專利法授予專利權人“排除他人制造、使用、許諾銷售、銷售該項發明”[6]的權利。160多年來,專利權用盡原則對專利權人的權利進行了限制:當專利權人出售一件產品時,該產品就“不再屬于被專利壟斷的范圍”,而是購買者“個人的私人財產”[7]。如果專利權人通過合同條款限制買受人使用或者轉售物品的權利,也許能根據《合同法》強制執行限制條款,但是不能通過專利侵權訴訟達到這一效果。

專利權用盡原則證明了一點,即專利權受制于普通法的原則——不允許對財產轉讓進行限制。《專利法》通過保障發明人因其發明獲得經濟回報來促進創新。一旦專利權人銷售了一件產品,就已經獲得了該獎勵,而專利法沒有提供任何依據來限制產品的使用和享受。允許施加更多的限制將與“普通法拒絕限制動產轉讓”[8] 的理念相沖突。國會制訂并反復修改專利法,此種對限制財產轉讓充滿敵意的背景就體現在專利權用盡原則上。

因此,本院一直認為,即使專利權人以明示的、施加其他合法限制的方式銷售物品,專利權人也不會保留在該產品上的專利權。[9]此前的先例令本案只能有一個答案:Lexmark公司不能就Impression公司在美國銷售的回收型墨盒提起專利侵權訴訟,因為一旦Lexmark公司賣出了這些墨盒,根據專利法的規定,就已經窮盡了控制他們的權利。

2.聯邦巡回法院之所以判決不同的結果,是因為它從專利權用盡原則是對專利侵權法條的解釋這一假設出發,禁止任何人使用或出售“沒有得到專利權人授權”的專利物品。根據聯邦巡回法院的規定,專利權用盡原則反映出一種默示許可,即出售一個產品即“推定性地授予買受人使用和轉售的權利”。[10]但是,如果專利權人通過明確限制買受人的權利以保留自己的權力,專利權人可以通過專利侵權訴訟來強制執行該限制。[11]?

聯邦巡回法院邏輯的問題在于,專利權用盡原則并不是伴隨著銷售行為的權力的推定,而是對專利權人權利范圍的限制。《專利法》賦予專利權人有限的權利,而專利權的窮竭則會消滅這種權利。購買者有權使用、銷售或進口一件物品,因為這些權利是與所有權一起出現的,而不是因為是從專利權人手中購買的。


(二)專利權國際用盡

Lexmark公司還在境外銷售墨盒,Impression公司從境外的消費者手中購買并進口到美國。Lexmark公司不能就這些墨盒主張Impression公司侵犯其專利權。在美國境外的授權銷售,就像美國境內的授權銷售一樣,窮盡了專利權人在專利法上的所有權利。

關于國際知識產權用盡的問題已經在版權法的范圍內出現了。根據第一次銷售原則,當版權所有者出售其作品的合法復制件時,將喪失限制購買者“出售或以其他方式處置該復制件”的權利。[12]在Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc.[13],?一案中。法院認為,第一次銷售原則適用于在國外制造和銷售的作品的復制品。這一裁定的核心是,第一次銷售原則的基礎源于普通法原則——反對限制財產轉讓。由于該原則沒有地域區別,《版權法》的原文也沒有進行這樣的區分,因此第一次銷售原則的適用范圍包括境外。

將專利權用盡原則應用于國外銷售也同樣直接。專利權用盡的基礎在于對限制財產轉移的厭惡,并且《專利法》中沒有任何內容表明國會打算把這一原則限制于國內銷售。專利權用盡原則和版權第一次銷售原則的區分也沒有什么理論或實踐意義:兩者具有“強烈同一的相似性和目的性”[14],許多日常產品都受到專利和版權的保護。

Lexmark公司認為,國外銷售并不窮竭專利權,因為專利法限制的是專利權人排除他人在美國境內制造、使用、銷售或進口其產品的權力。由于這些排他性的權力不適用于國外,專利權人可能無法以在美國國內同樣的價格在國外銷售其產品,因此,不能得到美國專利法中所“保證的獎勵”。Lexmark公司說,沒有獲得此種獎勵,專利權就不應當被用盡。專利權的地域限制是其區別于版權保護的基礎,專利權沒有域外效力。地域限制的說法也并不支持Lexmark公司的論點。專利權用盡是授予專利權的一個明顯的限制,這是專利權人決定對一項產品申請專利所引發的。利權人也許無法要求國外產品的數量像在美國國內一樣。但《專利法》并不保證特定的價格。相反,《專利法》只是確保專利權人對于超出專利壟斷范圍之外的每一件商品,都能得到一種獎勵——無論是否被認為是一種令人滿意的補償。

本法院在Boesch v. Graff[15]中的判決并不是相反的。Lexmark公司認為,這個判決并不能豁免所有的國外銷售行為的專利權用盡。實際上,該判決認為在專利權人與交易沒有任何關系的情況下,在國外進行的銷售不會耗盡專利權人的權利。這只是重申了這樣一個基本前提,即只有專利權人才能決定銷售一個產品是否會窮竭其在該產品上的權利。

最后,美國支持了所謂的中間立場:除非專利權人明確保留這些權利,否則在外國的銷售會窮竭專利權。這種明示保留規則的基礎是海外買家希望能夠自由使用和轉售物品,所以應該推定專利權已窮竭。但與此同時,下級法院早就允許專利權人明示保留權利,所以這個選擇權應該繼續留給專利權人。然而,政府提出的零散的和不一致的決定,并沒有為任何未來的期望提供基礎,更不用說已經解決的問題,也就是專利權人將其產品銷往國外時可以保留權利。明示保留規則背后的理論也錯誤地關注了專利權人和買受人在買賣期間的預期。專利權窮盡方面的風險比雙方當事人之間交易的風險更大,雙方當事人之間的交易很多可以通過合同解決。實際上,由于允許專利權在市場上流通時附著在已售出的商品上,違反了不允許限制財產轉讓的原則,所以才會發生專利權窮盡。因此,限制條件和銷售地點與專利權窮盡無關;重要的是專利權人做出出售產品的決定。

巡回法院的判決被推翻,并發回重審。


四、我國專利權用盡原則的適用

專利權用盡原則是對專利權效力的一種重要限制,系指專利產品經專利權人或被授權人首次銷售后,產品上的專利權用盡,專利權人不得再行主張權利,而買受人得自由使用、在銷售所購得產品,不受專利權人控制。該原則的核心是:專利權人依專利法所賦予之權利,自己制造、銷售或許可他人制造、銷售其專利產品后,己從中獲取利益,若對于該專利產品再行主張專利權,將影響其自由流通與利用,因此,專利權人自己或同意他人制造、銷售的專利產品第一次流入市場后,專利權人己經行使其專利權,就該專利產品的權利己經耗盡,不得再對該產品進行法律控制。[16]我國《專利法》第69條[17]規定了專利權用盡原則,并且明確了其適用的條件:一、適用對象是產品,包括專利產品或依照專利方法直接獲得的產品;二、合法售出,不論是由專利權人自己售出還是經其許可的單位或個人售出;三、行為包括適用、許諾銷售、銷售、進口。

?2016年公布的《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》第25條第1款[18]在規定合法來源抗辯時,通過“但書”的方式對未經專利權人許可為生產經營目的使用、許諾銷售或者銷售專利侵權產品的做出例外規定,實際上產生了專利權用盡的法律效果。[19]

北京市高級人民法院《專利侵權判定指南2017》第131條[20]在“不視為侵權抗辯”中對2008年《專利法》第69條第1項進行了詳細分析,專利權用盡原則的適用范圍包括國內用盡和國際用盡,可以適用于專利產品也適用于專利方法,還可以適用于完全實施和部分實施專利的產品與方法。[21]

由上述規定可知,我國專利權用盡原則承認專利權國內和國際用盡。但是,對于專利權用盡原則是否適用于方法專利、部分實施專利的產品與方法以及善意購買人的轉售行為,《專利法》并未作出明確規定。《專利侵權司法解釋二》對善意購買人的轉售行為做出例外規定,只要其舉證證明已支付該產品的合理對價;北京市高級人民法院《專利侵權判定指南2017》對專利權用盡原則進行了全面的規定,基本上與美國聯邦最高法院限制專利權的政策相吻合。[22]


五、Lexmark案對我國的借鑒意義

第一,附加售后限制條款并不能排斥專利權用盡原則的試用。在本案中,美國最高法院認為,附加售后限制條款不能排斥專利權用盡原則的試用。對于Lexmark公司在與消費者做交易時所附加的限制條款,可以用《合同法》進行規制,如果不遵守附加的限制條款,可能構成違約,但這一行為并不能通過專利侵權訴訟解決。與美國長期司法實踐形成鮮明對比的是,我國對專利權售后限制問題鮮有涉及。萬琦在《歐美專利權用盡原則售后限制的比較研究》一文中,對歐盟、美國的應對策略做了詳細的介紹,并且列舉了許多售后限制的表現形式:告知限制和協議限制、直接限制和間接限制、使用權限制和銷售權限制。他認為專利權用盡原則的售后限制是一個較為復雜的問題,我國的司法實踐也不是很多,我們不應當將專利權用盡原則問題簡單化。[23]劉強、沈偉曾在《專利權用盡的售后限制研究——以專利權保留規則的構建為視角》一文中對該問題進行探討,他們認為,我國應當承認專利權用盡售后限制條件在專利法上的效力,違背該限制構成專利侵權與違約責任的競合,而非僅承擔合同責任,以此擴大當事人意思自治的范圍。[24]

第二,專利權用盡包括國內用盡與國際用盡。專利權國內用盡在此不做討論。專利權國際用盡主要涉及平行進口是否侵犯專利權的問題。平行進口是指在國際貿易中,當某一知識產權人的知識產權在兩個以上的國家獲得保護時,未經知識產權人或者獨占許可證持有人的許可,第三者進口該專利產品并在國內銷售的行為。這一情況是由于各個國家經濟發展不平衡,同一產品在不同國家、不同地區的價格不同所造成的。Lexmark案中,最高法院認為專利權用盡原則在銷售地點方面并無地理差異,這一判決明確了美國在專利權用盡原則適用的范圍上采用了國際用盡的標準。我國《專利法》采用的是專利權國際用盡的標準,即我國承認平行進口的合法性,也即如果他人將專利權人在海外銷售的合法的產品進口至國內進行銷售,這一行為并不構成專利侵權。


六、結語

美國最高法院通過Lexmark案重新界定了專利權用盡原則,認為售后限制條款并不能排斥專利權用盡原則的適用,最高法院認為違反專利權人附加的售后限制條款可以用《合同法》中的違約責任進行規制,而不能通過專利侵權訴訟來達到這一目的,同時明確了專利權用盡包括國內用盡與國際用盡。我國在專利權用盡的范圍上與美國基本一致,也是采用了專利權國際用盡的原則。但是在附加售后限制條件的問題上,我國仍未作出明確規定,國內對此方面的研究也并不深入,正如萬琦教授所說,這是一個較為復雜的問題,我們不應當將其簡單化,而Lexmark案對這一問題的探討給予我國司法實踐一定的啟示作用。


參考文獻

1.??此為筆者所注,用以區分兩組墨盒。

2.??同上。

3.??武善學:《美國專利權用盡原則的最新發展及其啟示》,《中國發明與專利》,2017年第88期,第89頁。

4.??Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U. S. 617 (2008).

5.??Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 136 S. Ct. 1979 (2016).

6.??35 U. S. C. 154(a).

7.??Bloomer v. McQuewan, 55 U.S. 539, 14 How. 539, 549-550, 14 L. Ed. 532.

8.??Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 568 U. S. 519, 538, 133 S. Ct. 1351, 185 L. Ed. 2d 392.

9.??Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc., 553 U. S. 617, 128 S. Ct. 2109, 170 L. Ed. 2d 996.

10.??816 F. 3d 721,742

11.??Id., at 741.

12.??17 U. S. C. 109(a).

13.??Kirtsaeng v. John Wiley & Sons, Inc., 568 U. S. 519, 133 S. Ct. 1351, 185 L. Ed. 2d 392.

14.??Bauer & Cie v. O'Donnell, 229 U. S. 1, 13, 33 S. Ct. 616, 57 L. Ed. 1041.

15.??Boesch v. Graff, 133 U. S. 697, 10 S. Ct. 378, 33 L. Ed. 787, 1890 Dec. Comm'r Pat. 287.

16.??劉強,沈偉:《專利權用盡的售后限制研究——一專利權保留規則的構建為視角》,《知識產權》,2016年第2期,第56至57頁。

17.??《專利法》第69條第1款規定:“專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品,由專利權人或者經其許可的單位、個人售出后,使用、許諾銷售、銷售、進口該產品的,不視為侵犯專利權。”

18.??《最高人民法院關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋(二)》第25條第1款:“生產經營目的使用、許諾銷售或者銷售不知道是未經專利權人許可而制造并售出的專利侵權產品,且舉證證明該產品合法來源的,對于權利人請求停止上述使用、許諾銷售、銷售行為的主張,人民法院應予支持,但被訴侵權產品的使用者舉證證明其已支付該產品的合理對價的除外。”

19.??武善學:《美國專利權用盡原則的最新發展及其啟示》,《中國發明與專利》,2017年第88期,第89頁,第92頁。

20.??北京市高級人民法院《專利侵權判定指南2017》第131條:“專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品,由專利權人或者經其許可的單位、個人售出后,使用、許諾銷售、銷售、進口該產品的,不視為侵犯專利權,包括:①專利權人或者其被許可人在中國境內售出其專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品后,購買者在中國境內使用、許諾銷售、銷售該產品;②專利權人或者其被許可人在中國境外售出其專利產品或者依照專利方法直接獲得的產品后,購買者將該產品進口到中國境內以及隨后在中國境內使用、許諾銷售、銷售該產品;③專利權人或者其被許可人售出其專利產品的專用部件后,使用、許諾銷售、銷該部件或將其組裝制造專利產品;④方法專利的專利權人或者其被許可人售出專門用于實施其專利方法的設備后,使用該設備實施該方法專利。”

21.??武善學:《美國專利權用盡原則的最新發展及其啟示》,《中國發明與專利》,2017年第88期,第89頁,第92頁。

22.??同上。

23.??萬琦:《歐美專利權用盡原則售后限制的比較研究》,《知識產權》,2010年第4期,第94至96頁。

24.??劉強,沈偉:《專利權用盡的售后限制研究——一專利權保留規則的構建為視角》,《知識產權》,2016年第2期,第56至57頁,第64頁。


本專題由華東政法大學知識產權專業2017級研究生李璇彤整理、編寫


Copyright ? 綏中縣打印機價格論壇@2017

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